Il marchio

La ditta serve ad individuare l'imprenditore e la sua impresa. Il marchio possiede una funzione complementare a quella della ditta in quanto serve a distinguere prodotti e servizi dell'impresa da quelli di altre imprese. Non è, però, questa l'unica funzione;
L'apposizione del marchio serve anche come elemento unificatore di una serie di prodotti fornendo al consumatore un mezzo per identificare qualità simili nei prodotti che posseggono lo stesso marchio. In quest'ultimo senso il marchio possiede anche una funzione attrattiva, funzione che risulta evidente nei cosiddetti marchi di rinomanza e celebri.
La disciplina del marchio è sicuramente più complessa di quella relativa agli altri segni distintivi, tanto che è fondata in generale sulle norme del codice civile(artt. 2569 e ss.) e in via speciale dal d.lgs. 10\02\2005 n. 30 che ha introdotto il codice della proprietà industriale.

Cerchiamo, quindi, di sintetizzare la disciplina relativa al marchio che possiamo ricavare delle norme del codice civile e da quelle sulla proprietà industriale

tipi di marchio in relazione alla funzione

Di Servizio: destinati a contraddistinguere l'attività di produttori di servizi, come le attività assicurative,di trasporto, televisive, pubblicità

Di Fabbrica: distinguono i prodotti relativi ad un'attività industriale

Di Commercio: identificano i prodotti di un commerciante all'ingrosso

Collettivi: garantiscono la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi (es. vini doc)

Viste le diverse funzioni del marchio; specifichiamone, ora, il contenuto e i requisiti:

contenuto del marchio

possono essere oggetto del marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e in particolare:

le parole le lettere, le cifre

i disegni, la forma del prodotto o della confezione di esso

i suoni, le combinazioni o le tonalità cromatiche

i nomi di persona sia del titolare del marchio sia di persona diversa o notoria

i ritratti di persone ma solo il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, con il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso

segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici previo consenso degli interessati

Abbiamo visto che il marchio può consistere anche nella forma del prodotto; ciò accade spesso nei marchi di profumi dove la forma della bottiglia è essa stessa marchio; tuttavia non si può pretendere di adottare come marchio la normale forma di un prodotto (art. 9 cod. prop. ind.), come nel caso in cui si voglia registrare come marchio la forma abituale di una mozzarella o di un salame.

requisiti

Originalità: il marchio non deve confondersi nel prodotto che rappresenta, es. penna per una stilografica, a meno che non si riferisca a generi diversi, es. aereo per dei vestiti; in altre parole deve avere capacità distintiva sono tuttavia ammessi i marchi deboli

Novità: non deve creare confusione con marchi di altre imprese; l'art. 12 del codice della proprietà industriale specifica puntualmente questo requisito

Liceità: non deve contrastare con le norme imperative, ordine pubblico e buon costume; in particolare non deve trarre in inganno il pubblico e non deve consistere in segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi

Vediamo altri aspetti del marchio relativi all'acquisto, al trasferimento ed all'estinzione:

acquisto

Registrazione: presso l'ufficio italiano brevetti e marchi; si acquista il diritto su tutto il territorio dello Stato e si prevale sui marchi registrati successivamente, ma è possibile effettuare anche la registrazione internazionale presso l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra secondo le convenzioni internazionali in materia. Il diritto alla registrazione non spetta a chiunque ma solo a chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso

Uso: si acquista, appunto, con l'uso di fatto del marchio. L'uso prevale anche sulla registrazione successiva, ma solo nell'ambito del territorio dove il marchio è stato effettivamente usato ( art. 2571 c.c.)

trasferimento

Vendita: può aversi anche indipendentemente dal trasferimento dell'azienda, ma ciò deve avvenire senza trarre in inganno il consumatore sulla qualità del prodotto

Licenza d'uso: si consente solo l'uso del marchio, ma non è ceduta la proprietà; l'uso può essere esclusivo se può usarlo solo il licenziatario, o anche non esclusivo se il titolare del marchio continua ad usare il marchio insieme al licenziatario

Merchandising: è concesso in uso a terzi un marchio di rinomanza o celebre

estinzione

Volgarizzazione: il marchio diviene sinonimo di una certa categoria di prodotti; ciò accade per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva

Decorso del tempo: dopo 10 anni si perde il diritto al marchio; è però possibile il rinnovo ( art. 16 cod. prop. ind.)

Illiceità sopravvenuta del marchio: se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo

Mancato uso del marchio: per un periodo di cinque anni dalla registrazione ( art. 24 cod. prop. ind.)

Diverso dal caso d'estinzione è l'ipotesi di nullità; in questo caso, infatti, il marchio è invalido sin dall'origine per le cause previste dall'art. 25 del codice della proprietà industriale; vediamole nella sottostante tabella.

nullità

il marchio non ha il contenuto previsto dalla legge

non è nuovo ai sensi dell'art. 12 cod. prop. ind.

ha la forma usuale del bene che intende distinguere ( es. una forma rotonda per una caciotta)

rappresenta stemmi considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, o segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione

non ha capacità distintiva

è sin dall'origine illecito

trattandosi di ritratto o di nome di persona non si è chiesto il preventivo consenso

è stato registrato da chi non ne aveva il diritto

Può darsi che le caratteristiche che comportino nullità del marchio riguardino solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato; in tal caso la nullità (ma anche la decadenza per le ipotesi previste) è solo parziale.

È previsto, infine, un caso di convalidazione del marchio nullo ( art. 28 cod. prop. ind.); accade, in pratica, che il titolare di un marchio (per averlo registrato o in virtù del preuso) scopra che altri successivamente a lui hanno registrato o stanno usando un marchio uguale o simile al suo; se per cinque anni consecutivi si tollera questa situazione, non si potrà, poi, chiedere la nullità del marchio successivo, convalidandolo; è, però, prevista una salvezza. La nullità può essere comunque chiesta se il marchio posteriore sia stato chiesto in mala fede, conoscendo, cioè la precedente registrazione o preuso.